지난 9월 12일, 미국 제3연방순회항소법원은 PIM브랜드(PIM Brands Inc.)와 하리보(Haribo of America Inc.) 간의 수박 캔디 제품 관련 트레이드 드레스 분쟁에서 기능성을 이유로 하리보의 손을 들어주었다. 본 소송에서는 몇십 년 동안 이어진 포키(Pocky)와 빼빼로(Pepero) 막대 과자 트레이드 드레스 전쟁의 선례가 인용됐고, 항소법원은 수박 캔디의 디자인은 기능성이 있어 최종적으로 트레이드 드레스가 취소돼야 한다고 판단한 것이다. 이처럼 트레이드 드레스와 그에 대비되는 기능성 원칙은 지식재산 분야에서 자주 대두되는 중요한 개념 중 하나다. 이에 본 글은 1부와 2부로 나누어 한국에서는 아직 익숙하지 않은 ‘트레이드 드레스’에 대한 이론을 1부에서 다루고, 2부에서는 최근 항소법원에서 다룬 케이스를 인용해 트레이드 드레스를 취소할 수 있는 ‘기능성 원칙’을 살펴보며 두 개념에 대한 포괄적인 이해를 돕도록 하겠다.
트레이드 드레스(TRADE DRESS)
마케팅과 광고의 영역에서 제품의 색, 모양과 같은 특징들은 제품 그 자체를 상징하는 것이 될 수 있다. 예를 들어, 코카콜라 병의 앞에 있는 마크를 보지 않은 채 뒷모양만 보더라도 코카콜라임을 인지할 수 있다. 미 상표법에서는 이러한 특징들을 '트레이드 드레스(Trade Dress)'라고 지칭하는데, 디자인이나 제품의 외형뿐만 아니라 그래픽, 패키징, 사이즈, 모양, 그리고 색까지 트레이드 드레스에 해당될 수 있다.
<트레이드 드레스로 등록된 코카콜라 병>
[자료: 미국 특허상표청]
또 다른 예로 아름다운 에메랄드색 상자와 하얀 리본 그리고 다이아몬드 링은 세계적인 명품 주얼리 브랜드 티파니를 떠올리게 한다. 이에 우리는 멀리서 에메랄드색의 상자를 들고 오는 모습만 봐도 그 제품이 티파니임을 인지할 수 있게 되는데, 이 역시 대표적인 트레이드 드레스라 할 수 있다.
기업들은 반복적이고 지속적인 사용과 마케팅을 통해 해당 디자인이나 제품의 외형에 '2차적 의미(Secondary meaning)'를 획득해 소비자들로 하여금 특정 모양, 그래픽 또는 패키지를 보았을 때 제품의 원천을 떠올릴 수 있게 한다면, 이를 트레이드 드레스로 등록할 수 있다.
트레이드 드레스 등록을 위한 2차적 의미(Secondary meaning)의 획득
앞서 살펴본 바와 같이 트레이드 드레스 등록을 위해서는 2차적 의미를 획득하는 것이 중요하다. 2차적 의미를 획득하지 못했다면 트레이드 드레스의 등록은 불가하다. 2차적 의미란 사용에 의한 식별력을 취득한 것을 말하는데, 트레이드 드레스의 경우 기존 식별력이 없었으나 장기간 독점적으로 사용한 결과 해당 디자인을 통해 상품이나 서비스의 출처로 인식되기에 이른 경우가 이에 해당한다.
15 U.S.C. §1052(F)에 따르면, 식별력이 주장된 날짜 기준으로 5년 동안의 배타적이고 지속적인 사용이 1차 증거로 받아들여질 수 있다. 물론, 5년간의 배타적 사용뿐만 아니라 식별력 취득에 대한 실제적 증거가 필요하며, 해당 상표의 장기간 상업적 사용, 지출한 마케팅 비용, 여론 조사의 결과 등이 이에 해당할 수 있겠다.
일본 Kabushiki Kaisha Yakult Honsha의 요구르트(이하 야쿠르트)병을 그 예로 들어보겠다. 일본에 본사를 둔 카부시키가 1935년 일본에서 최초로 판매하기 시작한 야쿠르트는 먼저 1984년 미국 특허상표청의 ‘보조등록부(Supplemental Registry)’에 요구르트병의 트레이드 드레스 등록을 신청했다. 보조등록부에는 제품을 묘사하는 단어, 지역명이 포함된 상표, 상품의 디자인 등 상표의 기능이 약하다고 여겨지는 상표 등이 등록될 수 있으며, 우리가 흔히 말하는 미 특허상표청 ‘주기록부(Principal Registry)’에 등록하는 것보다 약한 권리를 획득하게 된다.
<보조등록부에 등록했던 카부시키의 요구르트 트레이드 드레스>
[자료: 미국 특허상표청]
해당 상표는 1988년 보조등록부에 등록됐으며, 카부시키는 2차적 의미를 획득한 뒤 2008년 주기록부에 동일한 디자인을 등록하는 데 성공했다.
<주기록부에 등록을 성공시킨 카부시키의 요구르트 트레이드 드레스>
[자료: 미국 특허상표청]
이렇게 트레이드 드레스 등록에 성공하면, 권리자는 경쟁업체들이 자신의 트레이드 드레스를 사용하는 것을 방지하고자 트레이드 드레스 침해 소송을 제기할 수 있다. 트레이드 드레스 침해 소송을 제기하기 위해서는, (1) 제품의 디자인이 2차적 의미를 획득했거나 '본질적인 식별력(Inherently distinctive)'이 있고, (2) 침해자의 디자인 또는 특징 사용이 제품 제조자가 누구인가를 혼동하게 만들 수 있다는 것을 증명해야 한다.
기능성 원칙(FUNCTIONALITY DOCTRINE)과 모방
특허와는 달리, 건강한 시장 경쟁을 촉진하기 위해 미 상표법은 '기능성 원칙(Functionality Doctrine)'을 판단한다. 상표의 기능성 원칙에 따라 제조자가 '유용한 제품의 특징'을 독점하는 것을 방지하고, 특징이 기능적일 경우 트레이드 드레스 침해 소송에 걸리더라도 방어권으로 사용할 수 있게 한다. 따라서, 만약 법원이 해당 특징이 기능적이라고 판단할 경우 트레이드 드레스로 보호받을 권리를 상실하며, 만약 잘못된 트레이드 드레스가 미 특허상표청에 등록됐을 경우 해당 등록이 취소될 수 있다.
모방은 대체로 불법적인 행위이지만, 시장 경쟁의 한 부분이 되기도 한다. 미 법원은 2001년 판결된 TrafFix 케이스를 통해 특허나 저작권 혹은 비슷한 보호 권리가 없는 한 시장 경쟁자들이 자유롭게 모방할 수 있다는 원칙을 정립했다. 미 헌법에 따르면, 의회는 과학과 유용예술의 진보를 위해 특허권과 저작권에 일정 기한을 부여하고 권리자는 이에 대해 독점적인 권한을 갖는다.
특허와 트레이드 드레스의 차이
미 헌법의 시한 제한에 따라, 실용 특허는 20년 동안 지속되고 디자인 특허는 15년 동안만 지속된다. 만약 특허가 없어지거나 만료되면, 경쟁자들은 대중적으로 알려진 디자인과 실용주의적 아이디어를 자유롭게 모방할 수 있다. 이러한 방식으로 판매자들은 서로의 혁신을 기반으로 경쟁하며 발전할 수 있고, 그 경쟁 덕분에 소비자들은 질 좋은 제품을 저렴한 가격으로 소비할 수 있게 되는 것이다. 특히, 상표권의 일종인 트레이드 드레스처럼 제품의 외관을 보호하는 디자인 특허는 '새롭고, 독창적이고 장식적인 디자인'을 보호하며, 신규성, 심미성, 비자명성을 갖추어야 등록이 가능하다.
반면, 상표법은 혁신과 디자인이 아닌 브랜딩을 보호한다. 법에서 정의한 상표란 '다른 사람에 의해 제조되거나 판매되는 상품으로부터 자신의 제품을 식별하거나 구별하기 위해 사용되거나, 상품의 출처를 표시하기 위해 사람들에 의해 사용되는 단어, 이름, 기호, 또는 장치'이다. 상표법은 상품의 전체적인 모습을 뜻하는 트레이드 드레스도 보호할 수 있는데, 이는 제품의 포장뿐만 아니라 상품 디자인, 모양과 색깔을 포함한다.
특허는 일정 기간만 보호되나, 트레이드 드레스는 상업적으로 사용하는 동안 갱신할 경우 영원히 그 권리를 보유할 수 있다. 이에, 트레이드 드레스는 디자인 특허의 외관 보호처럼 사용돼서는 안 되며, 법원은 이러한 상표법의 영역을 지키기 위해 굉장히 조심스러운 입장이다.
트레이드 드레스는 일반적으로 상표법과 마찬가지로 소유권자의 권리를 보호하고 소비자가 제품의 출처에 대해 혼동하는 것을 방지하는 것으로 제한되며, 특히 제품 디자인의 경우 거의 항상 출처 식별 이외의 목적을 수행할 수 있기 때문에 지나친 확장 보호를 할 수 없다. 트레이드 드레스는 특허와 달리 제품 디자인 혁신과 같은 의도가 있다고 보아서는 안 되며, 이 부분이 간과될 경우 특허를 받을 수 있는 제한과 기간을 무시하는 처사가 될 것이고, 결국 상표권 기한 자체가 무의미해질 것이다. 따라서 기능성 원칙은 상표와 특허를 구분하는 중요한 요소 중에 하나로 사용된다.
시사점
트레이드 드레스는 상업적으로 사용하며 갱신할 경우, 평생 권리를 획득할 수 있는 상표권이다. 트레이드 드레스의 보호 대상은 제품의 외관이며, 이를 획득하기 위해서는 반드시 2차적 의미를 성립시켜야 한다. 그러나 제품의 원천을 인식시키는 상표로서의 역할을 하지 않는 유용한 디자인, 즉 ‘기능적’인 디자인은 트레이드 드레스로 보호받을 수 없고, 이러한 유용한 디자인의 경우 디자인 특허법에 의해 15년간 디자인 특허로 보호받을 수 있다. 이에 상표가 등록된 후라도 기능적이라는 것을 입증하면 트레이드 드레스를 포함한 상표가 취소될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있겠다.
2부에서는 최근 오랜 기간 이어져 온 굵직한 과자 회사들의 다툼에 마침표를 찍은 항소법원의 케이스를 상세히 살펴보며, 트레이드 드레스와 기능성 원칙에 대한 법원의 입장을 짚어보겠다.
자료: JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/third-circuit-finds-pocky-trade-dress-7922896/), JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/there-s-no-sugarcoating-it-pocky-s-9288004/), JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/a-tale-of-two-cookies-third-circuit-22641/), IPWatchdog(https://ipwatchdog.com/2021/08/04/amici-ask-scotus-correct-third-circuits-overly-simplistic-formulation-trademark-functionality-ezaki-glico/id=136326/), Trademark law by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합
