1. 타인의 지식재산권을 침해하지 않도록 주의

특허권, 상표권, 디자인권은 각 권리가 등록된 국가 내에서만 효력이 있다(속지주의). 따라서 국내(한국)에서의 제품 판매에 지식재산권과 관련된 문제가 없었다고 하더라도, 일본의 EC 플랫폼에 진출하고자 하는 경우, 일본 내에서 지식재산권을 침해할 우려는 없는지 침해조사를 실시할 필요가 있다.

또한, 자신의 제품을 광고함에 있어서도, 타인의 상표권을 키워드로 사용하지 않도록 주의해야 한다. 최근에는 제품명뿐만 아니라 광고를 위한 키워드까지 상표로 등록하는 사례가 있다. 따라서 침해조사의 범위를 포괄적으로 설정하여 타인의 상표권을 침해하지 않도록 유의하는 것이 바람직하다.

2. 타인이 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단되는 경우

일본의 EC 플랫폼에서 제품을 판매하고 있는 경쟁업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단되는 경우, 권리자는 경쟁업체에 침해행위의 중지 및/또는 손해배상을 요청하는 것이 일반적이다. 한편, 권리자로서는 해당 제품을 제조 및 판매하는 경쟁업체뿐만 아니라, EC 플랫폼 업체 또는 경쟁업체의 제품을 취급하는 판매자들에도 "경쟁업체가 권리자의 지식재산권을 침해하고 있으므로 경쟁업체의 제품 판매 등을 즉각 중지시켜줄 것"을 통지하고자 하는 경우가 있다. 그러나 경쟁업체가 아닌 제3자에게 해당 제품의 판매 중지 등을 요청하는 것은 일본의 부정경쟁방지법을 위반할 우려가 있으므로 주의해야한다.

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제21호

부정경쟁방지법 제2조제1항제21호는 「경쟁관계에 있는 타인의 영업상의 신용을 해치는 허위 사실을 고지하거나 유포하는 행위」를 부정경쟁행위로 금지하고 있다. 여기서 「허위 사실」이란 객관적 사실에 반하는 사실을 의미한다. 실제로는 허위 사실이 아니지만 고지 또는 유포한 자가 허위 사실이라고 오해하고 있었다고 하더라도, 해당 고지 또는 유포의 행위가 신용 훼손 행위에 해당하지 않게 되는 것은 아니다. 즉, 권리자는 경쟁 업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단하였으나, 실제로는 침해가 성립하지 않는다고 판결되는 경우, "경쟁 업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 고지 또는 유포한 행위"는 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

한편, 「영업상의 신용」이란 어떤 회사나 개인이 가지고 있는 경제적 가치에 대한 "외부"의 평가 또는 기대를 의미하고, 「고지」란 특정인에 대한 개별적인 전달을 의미하며, 「유포」란 불특정 다수에 대한 전달을 의미한다. 즉, 경쟁업체에게 직접 침해중지 또는 손해배상을 요청하는 행위는 경쟁업체에 대한 고지에 해당하지만, 해당 고지는 경쟁업체에 대한 외부의 평가 또는 기대를 훼손하는 행위는 아니므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 다만, 경쟁업체가 아닌 외부인에게 경쟁업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 고지 또는 유포하는 행위는, 경쟁업체에 대한 외부인의 평가 또는 기대를 훼손할 수 있으므로 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

(2) 사례 소개 – 도쿄지방재판소 헤이세이30 (와) 제22428호(2020년 7월 10일 판결)

본 사건의 원고 및 피고는 베개, 매트리스 등을 판매하는 회사로써, 아마존 재팬(Amazon Japan) EC 플랫폼에서 베개, 매트리스, 베개 커버 등을 판매하고 있었다. 피고는 원고가 판매하고 있는 상품이 피고의 권리를 침해하고 있다고 아마존社에 신고하였고, 아마존社는 해당 신고를 받아 원고 상품의 출품을 정지하는 조치를 취했다. 이에 원고는, 피고의 신고가 허위 사실의 고지이고, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제21호에 해당하는 부정경쟁행위에 해당한다며 손해배상을 요구함과 동시에 허위사실을 고지 또는 유포하는 행위의 금지를 요구하였다.

<양사 일본 등록상표 및 구분>

[자료: 일본 도쿄지방재판소]

이에 법원은, 원고의 상표권은 모두 20류(매트리스, 베개, 쿠션 등)를 지정상품으로 하고 있는 반면, 피고의 상표권은 모두 17류(천연 고무, 고무)를 지정상품으로 하고 있어, 원고 상품이 피고의 권리(상표권)를 침해하는 것이 아니라고 판단하였으며, 따라서 피고의 신고 행위는 피고와 경쟁관계에 있는 원고의 영업상의 신용을 해치는 허위 사실이라고 할 수 있다고 판단하였다.

한편, 피고의 매출은 본건 신고 후에 오히려 감소하여 본건 신고에 의해 피고가 영업상의 이익을 얻었다고 할 수는 없으나, 원고의 무형적 손해는 인정되어 피고는 원고에게 50만엔을 배상하라고 판결되었다.

(3) 대응 방안

따라서 경쟁업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단되더라도, 경쟁업체가 아닌 타인에게 해당 사실을 고지 또는 유포하는 행위에는 주의를 기울일 필요가 있다. 개인이 지식재산권의 침해 여부를 명확하게 판단하는 것은 쉽지 않고, 지식재산권이 무효심판청구로 인해 무효가 되면, 해당 지식재산권은 애초부터 존재하지 않던 것으로 취급되므로, 지식재산권 침해를 고지/유포한 행위는 허위사실을 고지/유포한 행위가 될 수 있다.

나아가, 경쟁업체가 아닌 EC 플랫폼 업체에 경쟁업체의 침해행위를 고지하여 경쟁업체의 제품 판매가 중지되는 경우, 경쟁업체가 제품을 판매하지 못하는 기간 동안 경쟁업체의 손해가 발생하게 된다. 또한, 분쟁을 통해 침해 판단의 결과를 얻기까지는 상당히 오랜 시간이 소요되므로, 경쟁업체의 손해는 그 기간 동안 지속적으로 누적되게 된다. 그런데 최종적으로 경쟁업체가 자신의 지식재산권을 침해한 것이 아니라고 판단되면, 경쟁업체의 지식재산권 침해를 고지/유포한 행위는 부정경쟁행위에 해당하여 오히려 경쟁업체가 입은 손해를 배상하게 될 우려가 있다.

따라서 경쟁업체가 자신의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단되는 경우, 경쟁업체에게 직접 침해금지 및 손해배상을 요청하는 것이 바람직하며, 경쟁업체가 아니라 EC 플랫폼 업체와 같은 타인에게 해당 사실을 고지/유포하는 것은 주의할 필요가 있다.

참조 문헌

1) "헤이세이30 (와) 제22428호, 부정경쟁행위금지 등 청구사건, 부정경쟁 민사소송", 일본 도쿄지방재판소, 2020년 7월

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/089629_hanrei.pdf

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식 의견이 아님을 알려드립니다.